
法学前沿
Frontiers of Law
- 主办单位:未來中國國際出版集團有限公司
- ISSN:3079-7101(P)
- ISSN:3080-0684(O)
- 期刊分类:人文社科
- 出版周期:月刊
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专利分案申请的法律解析与实务策略探究
Exploring the Legal Analysis and Practical Strategies of divide Patent Applications
引言
我国专利法要求一件专利申请应当限于一项发明创造,即需要满足单一性。单一性原则设立目的在于:便于对专利申请进行管理、检索和审查,便于日后专利权人行使权力和承担义务;单一性原则同样也可以防止申请人将多项发明创造的内容囊括在一份专利申请中,从而避免缴纳多项专利的相关费用。在专利申请和审查过程中,由于申请人、专利代理人和审查员对于“一个总的发明构思”理解不同,难免会出现申请文件不满足单一性的情形。虽然缺乏单一性不会影响专利的有效性,但显然会成为专利授权进程中的阻碍。为保障申请人就其发明创造享有的合法权益,我国专利制度引入了分案申请制度,将其作为解决申请缺乏单一性问题的救济途径。
从专利申请和审查实务来看,我国专利文件的分案申请并不简便易行。一些分案申请会以“该分案申请的原申请不存在单一性缺陷”为由,国家知识产权局直接发出分案申请视为未提出通知书。另外,在专利无效宣告案件中,分案的专利申请也可能会以分案申请超范围为由宣告涉案专利权全部无效。可见,分案申请的合理运用能够及时保障创新主体的利益,但如何把握分案申请制度的法律要义并且如何撰写符合国家知识产权局要求的分案申请,对于专利申请人而言并非易事。
一、专利分案申请制度的法律要义与审查规则
分案申请作为单一性原则的补充,又在解决救济单一性的基础上衍生出了其他制度价值,因此,精准的分案申请策略之前提是:了解分案申请制度的立法要义,准确把握其系统定位和制度功能。分案申请作为救济手段,《专利法实施细则》和《专利审查指南》对其规定了严格的审查要求,要求专利工作者对相关的审查规则具有深刻的理解。
(一)制度基础与规范分析
从专利法鼓励发明创造的角度出发,任何单位和个人均有申请专利之权利,分案申请显然就是申请人在行使“申请专利”以及“何时申请专利”的权利。一项发明创造可能包含多项创新点,无论是分案前的“母案”,还是分案后的“子案”,在符合专利法有关发明创造判断的前提下,无疑都是提高创新能力、促进科学技术进步和经济社会发展的客体。若对原始申请不符合单一性而不予保护,该发明创造便被动地捐献给社会公众,这样不仅使得申请人的合法利益受到损害,同样也与专利法的立法宗旨相违背。分案申请也是专利法“先申请原则”的体现,基于“子案”与“母案”间具有天然的亲缘关系,相应的分案申请也应具有在先申请的时间利益,即分案申请保留原申请日,原申请有优先权的,分案申请也可以保留优先权日。
在专利申请和审查实践中,分案申请制度具体出现了被动分案和主动分案两种适用情形。被动分案指:专利审查机关对一件不满足单一性的专利申请要求申请人进行分案申请的情形,显然这种适用情形符合解决专利申请单一性问题的立法初衷。主动分案是指申请人自己主动对申请文件进行分案的情形,此类分案申请并不是为了克服单一性而提出,因此,分案是否成立存在争议。《专利法实施细则》第四十八条第一款规定“申请人可以在本细则第六十条第一款规定的期限届满前,向国务院专利行政部门提出分案申请”,实施细则采用“可以”的表述,意味着该法条认可以申请人为主体,在充分发挥申请人意愿的前提下,可以允许申请人在期限届满前主动对其申请文件进行主动分案。从专利法“以公开换保护”的基本原理出发,主动分案属于申请人享有“申请专利的权利”的相关体现,有利于申请人进行专利保护布局,并且《专利法实施细则》第四十八条依然为主动分案提供了法律保障。
(二)专利分案审查的形式条件与实质条件
《专利审查指南(2023)》于第六章专章规定了单一性与分案申请,其中分案申请应当满足的要求和分案的审查部分指出了专利文件分案申请需要满足的形式条件和实质条件,形式条件具体包括:分案申请正确的申请人、发明人、申请号及申请日、分案申请的提出时间;实质条件主要是指分案申请的内容不得超出原申请记载的范围。
分案申请提出的时间:作为专利申请文件的补充性或救济性措施,分案申请必定会受到一定程度的时间限制,以实现申请人利益与社会公共利益之平衡。当专利申请处于“未决定状态”时方可进行分案,当专利申请由“未决定状态”变为“决定状态”时,便不可进行分案申请,“决定状态”主要指专利申请已经被授权、驳回、撤回或者被视为撤回的状态。可见,我国专利分案申请的提出时间较为宽泛,专利分案申请大部分情况是处于初审、实审等审查状态时提出,但除专利申请已经在“决定状态”外的其他时间,都可以提出专利的分案申请。
分案申请的内容不得超范围:“子案”作为对“母案”的权利救济,享有“母案”申请日和优先权日等利益,其当然地需要受“母案”权利要求书和说明书内容的限制,因此法律规定分案申请的内容不得超出原申请记载的范围。若“子案”的权利要求超出了“母案”权利要求书和说明书记载的范围,其便不能再认定为是母案的衍生,而是独立于母案的新的申请,当然不能享有母案的相关利益。在专利申请实务中,如果申请人提出分案专利申请时对说明书进行了大量修改,国家知识产权局很有可能作出无效宣告请求审查决定,以分案申请超范围为由宣告涉案专利权全部无效。
二、专利分案申请制度的实践价值
专利分案申请的功能来源于专利法对于申请文本单一性的限制,也就是对于不符合单一性的救济,但在专利申请实务操作中衍生出了超越立法初衷的策略价值。
(一)突破单一性限制的授权优化功能
《保护工业产权巴黎公约》(以下简称《巴黎公约》)中规定:如果审查发现一项专利申请包含一个以上的发明,申请人可以将该申请分成若干分案申请,保留第一次申请的日期为各该分案申请的日期,如果有优先权,并保有优先权的利益。因此,分案申请的首要价值体现于解决专利申请的单一性困境,当原申请因技术方案缺乏一个总的内在关联,即各权利要求的特定技术特征并不共同服务于同一技术问题或技术效果时,该申请便具有不被授权的风险。对于不符合单一性授权原则的申请文件,分案申请制度给予了充分的救济,分案申请这一特殊的专利申请,实际上是对专利申请的一种特别修改。
(二)专利保护范围的动态调整功能
《巴黎公约》在文本中描述了分案制度的另一价值:申请人也可以主动将一项专利申请分案。据此,无论原申请是否存在单一性缺陷,申请人都可以通过分案方式提出另一件申请。在原申请中申请人可能由于撰写技巧不足、市场研判不准等原因,未将一些具有发明创造价值的技术特征写入权利要求书中,一旦认识到这些内容弥足珍贵,该技术特征又因专利授权文本的公开而被动捐献。假设某创新团队研发出一种具有突破性的“多功能折叠结构”,该结构能实现产品的多种形态转换。然而,在撰写专利权利要求书时,团队仅围绕“多功能折叠产品”整体提出保护请求,却未将核心的“多功能折叠结构”单独列为独立权利要求。这一失误使得后续他人仅使用该折叠结构生产相似产品时,无法依据原专利进行有效维权。若专利申请人能在专利授权前及时发现这一撰写漏洞,通过专利分案申请,将“多功能折叠结构”作为独立专利提出保护申请,便能有效规避侵权判定中的被动局面,为创新成果提供更全面的法律保障。
(三)市场竞争策略的程序载体功能
专利申请往往与其技术方案的市场价值挂钩,某些前沿技术的市场情况还尚不明朗时,可以通过分案申请一定程度上延长审查时间,以获得一段时间的市场优势期。在此情境下,申请人可以将具有市场价值的技术方案写入原申请的说明书中,在原申请“未决定”状态期间均可以提出覆盖竞争者产品的分案申请,一方面延长相关专利技术的审查时间,另一方面技术方案的不确定性也是对竞争对手的一种威慑:竞争对手不敢轻易实施类似的技术方案,从而保持市场竞争的主动性。
三、专利申请实务中的分案策略探究
我国专利制度体系对分案申请的提出划分为主动分案和被动分案两种,并且对时限要求较为宽松,因此近些年来出现大量申请人通过分案申请获取不当得利的情形,利用现有制度漏洞对专利分案申请进行恶意使用。2021年国家知识产权局发布《规范专利申请行为的规定(2023)》,旨在打击各类非正常专利申请行为,全面提高专利质量。在全面打击非正常专利的态势下,有必要反复斟酌分案申请文件以符合法律要求,避免被误认为非正常专利的尴尬局面。
(一)被动分案申请超范围的判断
分案申请超出原申请记载的范围,是导致分案申请被驳回或者专利被宣告无效的常见理由,在尚未授权的实审程序中,分案申请超范围会导致分案申请被驳回。进入无效阶段后,由于专利申请已经获得授权,其权利的行使均以权利要求为基础,因此无效宣告请求程序中主要审查权利要求所要求保护的技术方案是否超出母案记载的范围。从大量的发明专利无效宣告案中可以找到一些判断分案申请超范围的逻辑:如何理解权利要求中的相关技术特征以及如何在此基础上界定该权利要求的保护范围,通常是该类案件的焦点。对技术特征的理解离不开说明书记载的内容,若分案申请说明书公开了母案中并无记载的技术特征,一般可以得出分案申请超出母案记载范围的结论,因此该权利要求超范围。
在专利授权确权程序中,说明书构成权利要求解释的技术语境基础。若分案申请对原始母案说明书实施实质性调整,例如变更核心部件的功能定义或扩展技术特征的应用场景,将导致所属领域普通技术人员对技术方案产生不同于母案记载的认知偏差。这种系统性修改不仅重构了技术特征的实质内涵,更使得权利要求所界定的保护范围实质上覆盖了母案申请日未曾公开的技术形态。当分案权利要求的解释边界因说明书修改而突破母案技术贡献的限度时,该专利权将因超出原始申请文本承载的技术信息范围而被依法认定无效,从而维持专利公示制度中技术贡献与权利范围的对等性原则。此外,实践中还有些除权利要求书和说明书比对判断外的辅助考量因素:申请人的技术贡献、系列申请情况、涉案专利诉讼情况。
(二)主动分案可行的适用情境
主动分案申请并不受原申请存在单一性缺陷的限制,因此在专利申请实践中发挥了多重作用。主动分案申请并不意味着不受任何制约,申请人可以对原申请任意分案,但任意的分案可能会导致申请以“原申请不存在单一性”为由被驳回。因此分案申请应当作为必要情境下的必要手段,而非任意情境下的任意手段。
一般而言主动分案可行的适用情境有以下几种:一是申请提交时被写入权利要求书中请求保护的技术方案与申请人真实想要保护的技术方案存在一定程度的差异,或者与实际最具有市场价值的技术方案存在差异,此种情形下可以利用分案申请重新调整申请策略。二是在实质审查过程中若审查员和申请人就创新性的观点不同,为保证专利及时获得授权,可将无争议的技术方案先行提交,具有较大争议的权利要求在后续提出分案申请。三是在某件专利已收到驳回通知或者进入复审程序但授权前景并不乐观时,如果原申请文件中确有值得保护的技术方案,则可以尽量提取相应的技术方案提出分案申请,及时止损。四是以原申请作为抢占申请日的工具,值得保护的技术方案在分案申请中仔细斟酌以获得最大程度的保护范围。此方式多用于专利申请文件的申请时间极为紧迫但申请人对现有文件并不满意的情形,可以考虑将所有的技术方案全部放入原申请的说明书以及附图中,简单撰写多组权利要求提交申请,这样就能为后续自己真正保护的分案申请争取有利的申请日。五是可以利用分案申请使高价值专利“悬而未决”以制约竞争对手。基于此目的,可以先将尽可能多的技术方案放入说明书中,并撰写出不具备单一性的多项权利要求。这样,申请人就可以有充足的时间追踪产品市场的相关讯息,如果能够形成覆盖对手新产品的分案申请,就能够实现对竞争对手的有效制约。
四、结语
专利法充分保障发明创造主体申请专利的权利,并且规定了在先申请的相应利益,此理论范式是分案申请制度的法理要义之所在。分案申请需要满足法定的形式要件和实质要件,尤其以不得超范围和申请期限为重点,申请实践中需要格外注意。分案申请制度以解决专利申请单一性缺陷为出发点,在实践中又发展出了多重价值:突破专利文本单一性限制、动态调整专利保护范围以及服务于市场竞争的工具。专利申请并不是简易可行的,略有瑕疵的分案申请就有可能被驳回或者专利被宣告无效,因此需要了解一定的分案申请策略。就被动分案申请而言,其不得超出原申请的范围,需要结合原申请和分案申请的权利要求书、说明书进行综合考虑。主动分案申请的适用情境多样,但需要根据不同情境之目的调整分案申请的保护力度和应对策略。分案申请作为保障申请人利益的措施,申请人对其的应用不应仅仅局限于原申请不具有单一性的单一情境,而要在实践中充分发挥该制度的优势,从而实现对自己专利相关权利的全方位保护。
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